2013년 5월 노바티스가 동국제약을 상대로 특허권침해금지 등 청구의 소를 제기한 것이 이번 특허법상 손해배상청구 소송의 시발점이다. 동국제약은 2013년 7월 노바티스의 ‘옥트레오티드 및 2종 이상의 폴리락티드-코-글리콜리드중합체를 포함하는 서방형 제제’ 특허가 무효라며 특허심판원에 심판을 제기하면서 맞불을 놓았다.
이 소송은 노바티스가 추진한 ‘옥트레오티드(제품명 산도스타틴 라르)’의 에버그린 전략(연장특허)에 관한 건이다. 에버그린 전략은 신약개발 제약사가 신약 독점기간을 늘려 제네릭(Generic·신약으로 개발한 약이 특허기간이 만료되어 동일성분으로 다른 회사에서 생산하는 약) 제약업체 진입을 막기 위한 전략을 말한다.
옥트레오티드는 말단비대증과 카르시노이드 종양 등을 치료하는 성분으로 1998년 미국 식품의약국(FDA)에서 승인받아 판매되고 있다. 노바티스는 특허만료를 앞둔 옥트레오티드를 일부 변경해 후속특허를 등록했다. 동국제약은 노바티스 제품의 특허만료에 맞춰 제네릭 제품인 옥트린라르 주사제를 출시했다.
양측은 치열한 법정 공방을 벌였다. 특허심판원 제6부는 2014년 4월 동국제약의 청구를 기각했지만, 특허법원으로 이어진 2심에서는 동국제약이 승소했다. 동국제약은 노바티스의 특허 관련 서류가 부실하다는 이유로 특허명세서상 ‘기재불비’를 주장했다. 특허법원 제1부는 이를 받아들여 2016년 2월 노바티스의 특허를 취소한다고 판결했다. 같은 달 서울중앙지법 제11민사부는 노바티스의 특허권침해금지 등 청구를 기각했다.
사건은 대법원으로 이어졌지만, 결과가 다시 한 번 뒤집혔다. 대법원 제2부는 특허법원과 달리 기재 요건을 충족했다고 판단하면서 노바티스의 손을 들어줬다. 2018년 10월 2심 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송했다.
첫 번째 파기환송심에서는 대법원과 다른 결정을 내렸다. 동국제약은 노바티스 옥트레오티드에 진보성이 부족하다는 새로운 주장을 들고 나왔다. 특허법원 제5부는 이를 인정해 2019년 9월 동국제약의 노바티스 특허 무효 청구를 받아들였다.
사건이 다시 대법원으로 올라갔지만, 대법원은 2021년 4월 원심판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다. 대법원 제3부는 “원심판결에는 발명의 진보성에 관한 법리 등을 오해했다”며 “진보성이 부정된다고 할 수 없다”고 봤다.
두 번째 파기환송심에서는 노바티스가 승소했다. 특허법원 제2부는 “이번 특허발명은 기술자가 선행발명들을 결합해 쉽게 도출할 수 없다”며 “선행발명들에 비해 우수한 효과가 인정되므로 진보성이 부정되지 않는다”고 판단해 2021년 10월 동국제약의 청구를 기각했다. 특허법원 제22부도 같은 이유로 판시해 노바티스가 제기한 특허권침해금지 등 청구를 받아줬다. 이후 동국제약이 상고를 모두 포기하면서 판결은 8년 만에 확정됐다.
노바티스는 2022년 2월 동국제약을 상대로 특허법상 손해배상청구 소송을 제기했다. 1심에서 노바티스가 청구했던 배상금은 30억 원이다. 서울중앙지법 제63민사부는 “피고(동국제약)은 2009년부터 2021년까지 제품을 국내에서 생산하고 그 일부를 수출 중개업자에게 양도하는 등 특허권자인 원고(노바티스)의 허락 없이 특허발명을 업으로서 실시함으로써 원고의 특허권을 침해했다”며 “특허권 침해로 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다”고 판시했다.
다만 “피고의 특허권 침해행위로 인하여 원고에게 실시료 상당의 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다”며 특허법 제128조 제7항을 적용했다. 이 조항은 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초해 손해배상 액수를 산정한다는 내용이다. 결국 2023년 7월 서울중앙지법 제63민사부는 동국제약이 노바티스에 8억 원을 배상하고 소송비용 중 70%를 부담하라고 주문했다.
노바티스는 이후 항소장을 제출했다. 동국제약에 배상금 22억 원을 청구했다. 특허법원 제21부는 1심 때와 마찬가지로 특허법 제128조 제7항을 적용해 손해배상금을 산정했다. 양사가 제출한 자료와 더불어 1심 법원이 식품의약품안전처에 문서제출명령을 내려 얻은 자료와 특허법원이 서울본부세관에 과세정보제출명령을 내려 얻은 자료까지 검토했다. 특허법원 제21부는 지난 9월 26일 동국제약이 노바티스에 15억 원을 배상하고, 양사가 소송비용 절반씩 부담하라고 판결했다.
이번 판결에 대해 동국제약 관계자는 “민감한 사안이라 답하기 어렵다”고 말했다.
노영현 기자 nogoon@ilyo.co.kr
